L’annonceur, le prestataire de référencement et le titulaire de la marque

Le référencement est le meilleur moyen si ce n’est le seul pour assurer la visibilité d’un site Internet. Outre le référencement naturel, la publicité via les liens sponsorisés est un des moyens les plus simples pour augmenter le référencement de son site Internet.

Une pratique persiste, celle consistant à sélectionner parmi les mots-clés, une ou plusieurs marques de concurrents. Le coût est moindre (à l’exception de la prestation de référencement) puisque ce choix permet de profiter indûment des investissements tant financiers que publicitaires réalisés par le titulaire de la marque.

Au départ, rares étaient les décisions concernant les annonceurs, les titulaires de marques préférant assigner les prestataires de référencement notamment pour deux raisons :

  • Si les mots clés ne sont plus proposés il n’y a plus d’atteinte à leurs marques.
  • Les prestataires de référencement sont en majorité plus solvables que les annonceurs.

Dans cet article, j’aborderai le cas de l’annonceur puis dans un second article celui du prestataire de référencement. 1.

1 – Ce que dit la Loi

L’article L. 713-2 du code de la Propriété Intellectuelle dispose que :

Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.

L’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :

a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;

b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

Le premier article concerne la reproduction à l’identique d’une marque et le second, la reproduction similaire. Il faut savoir que (à l’exception de la marque de renommée) le droit des marques est régi par le principe de spécialité.

Lorsqu’une personne veut déposer une marque que ce soit au niveau national, communautaire ou international, elle doit le faire au regard de la classification internationale des produits et des services de Nice.Ainsi, par exemple pour une activité de fourniture de moteur de recherche pour Internet, le déposant devra désigner la classe 42.Sa marque sera alors protégée uniquement pour la classe 42. Si une tierce personne vient à déposer le même signe pour des vêtements (classe 25), il n’y aura pas de contrefaçon en application du principe de spécialité puisque les marques ne sont pas déposées dans les mêmes classes.

2 – Les risques encourus

L’annonceur qui choisit comme mot-clé une marque peut être poursuivi sur trois fondements distincts dépendants bien entendu des faits :

  • a) Action en contrefaçon
  • b) Action en concurrence déloyale
  • c) Action fondée sur les pratiques commerciales trompeuses (anciennement publicité mensongère).

a) L’action en contrefaçon

Les mots-clés étant proposés par le prestataire de référencement, les décisions ont sanctionné soit le prestataire soit l’annonceur et parfois les deux.Il existait donc une incertitude.A l’occasion de trois affaires, la Cour de cassation a saisi la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) de questions préjudicielles dont celle de savoir si le titulaire d’une marque pouvait interdire à un annonceur de choisir et d’utiliser comme mot-clé sa marque sans son autorisation ? (Cass. civ., 20 mai 2008, n° 06-15136).

Le 20 mars 2010, sur le fondement de la Directive du 20 décembre 1998 (art. 5-1) et du règlement européen du 20 décembre 1993 (art. 9-1), la CJUE a estimé qu’il y avait bien un usage illicite de la marque d’autrui lorsqu’un concurrent choisissait et utilisait la marque d’un tiers à titre de mot-clé (décision C-238/18). Pour ce faire, elle considère qu’à partir du moment où « un concurrent du titulaire sélectionne un mot-clé reprenant cette marque, il offre une alternative au consommateur concernant les produits et services du titulaire de la marque ».

Aussi, elle estime qu’il y a usage donc reproduction « lorsque la sélection du mot-clé par le concurrent a pour but d’induire en erreur le consommateur quant à l’origine des produits en créant un risque d’association ou d’affiliation ».

Cependant, pour engager la responsabilité de l’annonceur sur le fondement de la contrefaçon, la CJUE a rajouté une condition qui est celle de la démonstration de l’atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque concernée. En d’autres termes, il faut démontrer l’existence d’un risque de confusion.En effet, une marque a pour fonction de garantir au consommateur l’origine du produit ou du service. Or, « lorsque la publicité ne permet pas ou permet difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou au contraire d’un tiers » , il y a atteinte à la fonction de la marque et donc contrefaçon.

Le titulaire de la marque devra faire la démonstration de l’ensemble de ces éléments pour engager la responsabilité de l’annonceur au titre de la contrefaçon. Concernant les sanctions, un annonceur peut être poursuivi sur le plan pénal ou sur le plan civil. Le code de la propriété intellectuelle prévoit pour l’aspect pénal que le contrefacteur encourt une peine d’emprisonnement de 3 ans et 300.000 Euros d’amende.

Au plan civil, l’annonceur pourra être condamné à payer des dommages-intérêts qui pourront être fonction soit du manque à gagner et du préjudice subi par le titulaire de la marque ainsi que du bénéfice réalisé par l’annonceur soit d’une somme fixée forfaitairement par le titulaire de la marque (article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle). Outre ces mesures, le tribunal pourra ordonner la publication du jugement dans des journaux ou bien en ligne sur le site de l’annonceur par exemple (article L 716-15 du code de la propriété intellectuelle).

b) L’action en concurrence déloyale

Le titulaire de la marque aura la possibilité de poursuivre l’annonceur sur le fondement de la concurrence déloyale et plus précisément sur le parasitisme économique (article 1382 du code civil). Il s’agit de l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire. En d’autres termes, en choisissant comme mot-clé la marque d’un tiers, l’annonceur profite de sa renommée et de tous les investissements réalisés par ce tiers pour faire connaître sa marque sans avoir à investir lui-même en temps, en moyen humain et en argent.

Il faut savoir que l’action fondée sur le parasitisme ne nécessite pas que l’annonceur exerce une activité concurrente de celle du titulaire de la marque. Par ailleurs, cette action ne peut être accueillie que si elle est fondée sur des faits distincts de ceux ayant fondé la procédure en contrefaçon. Outre des dommages-intérêts, l’annonceur pourra notamment être condamné à mettre en ligne sur son site internet un extrait ou la totalité du jugement et durant un délai fixé par le Tribunal. De même, ce jugement pourra faire l’objet de publications dans différentes revues.

c) L’action fondée sur la pratique commerciale trompeuse (anciennement publicité mensongère).

Selon l’article L. 121-1 du code de la consommation :

 » I. Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des conditions suivantes :

1°) lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ».

Cet article s’appliquant entre professionnels, le titulaire d’une marque pourra donc poursuivre l’annonceur sur ce fondement conjointement avec les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale si les conditions sont bien entendu remplies. Afin de démontrer le risque de confusion avec la marque du titulaire, ce dernier pourra par exemple, arguer du fait que la publicité n’est pas clairement identifiable en son objet. De même, si l’identité de l’annonceur n’est pas précise. L’ensemble de ces éléments démontrera que le seul but poursuivi par l’annonceur est d’induire en erreur le consommateur afin que ce dernier clique sur son annonce et procède à des achats sur son site Internet.

L’annonceur ne peut donc se dissimuler derrière le fait que les mots-clés sont proposés par le prestataire de référencement payant. Il est de sa responsabilité de procéder à des recherches d’antériorité afin de vérifier qu’il ne porte pas atteinte à des droits de tiers antérieurs. Cependant, en tant que professionnel, le prestataire de référencement pourra voir aussi sa responsabilité engagée du fait de la mise à disposition de mots-clés reproduisant des marques à l’identique ou similaires.

La suite de cet article : L’annonceur, le référenceur et le titulaire de la marque.

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