L’annonceur, le référenceur, et le titulaire de la marque

Le Prestataire Google Adwords pour ne pas le nommer a été condamné au titre de la contrefaçon et de la responsabilité civile délictuelle pour avoir proposé comme mot-clé des marques sans l’autorisation de leur titulaire.

Google Adwords a toujours tenté de se faire appliquer le statut d’hébergeur sans grand succès.

Dans les mêmes affaires que celle concernant le statut de l’annonceur, la Cour de cassation a posé deux questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne à savoir :

Le prestataire de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots-clés reproduisant ou imitant des marques déposées et organise le contrat de référencement la création et l’affichage privilégié, à partir de ces mots-clés de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits contrefaisants ou des produits concurrents fait un usage de ces marques que leur titulaire est habilité à interdire ?

En d’autres termes, est ce que le prestataire de référencement payant peut être poursuivi pour contrefaçon ?

Si tel n’est pas le cas, Le prestataire de service de référencement peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l’article 14 de la Directive du 8 juin 2000 dite du commerce électronique de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu’il n’ait été informé par le titulaire de la marque de l’usage illicite du signe par l’annonceur ?

En d’autres termes, est-ce que le prestataire de référencement peut être qualifié d’hébergeur ?

A – Le Prestataire de référencement payant n’est pas un contrefacteur

Afin d’interdire à un tiers d’utiliser un signe similaire ou identique à sa marque, il faut démontrer 4 conditions cumulatives :

  • L’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires
  • L’usage doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque
  • Cet usage doit concerner des produits ou des services identiques
  • L’usage doit porter atteinte aux fonctions de la marque.

La Cour de Justice de l’Union Européenne a procédé à l’examen de la première condition de l’usage dans la vie des affaires pour en déduire que même s’il est incontestable que le prestataire exerce une activité commerciale, l’usage des mots-clés n’est pas fait pour sa propre communication mais pour celle de ses clients (décision du 23 mars 2010, n°c-238/18). Dès lors, il n’y a pas usage dans la vie des affaires et le fait que le service soit payant est inopérant.

La condition de l’usage dans la vie des affaires n’étant pas remplie, la conclusion est que le prestataire de référencement payant ne peut pas être poursuivi sur le fondement de la contrefaçon.

B – Le Prestataire de référencement peut être un hébergeur.

La Cour de Justice de l’Union Européenne rappelle que pour pouvoir prétendre au statut d’hébergeur, le prestataire doit avoir un rôle « purement technique, automatique et passif » et ne doit pas avoir « connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées » (42ème considérant de la Directive n° 2000/31 du 8 juin 2000).

Selon la Cour de Justice, un prestataire de référencement payant peut donc être un hébergeur s’il remplit les conditions énoncées ci-dessus.

Elle confirme que le caractère payant du service est inopérant dans l’appréciation du statut d’hébergeur.

Elle retient tout de même comme élément pertinent le fait que Google intervienne dans la rédaction du message commercial accompagnant le lien ainsi que dans l’établissement et la sélection des mots-clés.

Même si cette décision a permis d’apporter des précisions en écartant toute possibilité pour le titulaire d’une marque d’engager la responsabilité du prestataire de référencement sur le fondement de la contrefaçon, la route est encore longue pour celui-ci.

Avant d’aller plus loin, il faut rappeler le régime applicable aux hébergeurs. L’article 6-I-2 de la loi LEN n° 2004-575 du 21 juin 2004 dispose que :

« Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».

Cette connaissance est acquise par la notification à l’hébergeur du contenu illicite (date, identité du notifiant, description des faits litigieux et leur localisation précise, motifs pour lesquels le contenu doit être retiré…)

La difficulté est donc que si le titulaire de la marque engage une procédure à l’encontre du prestataire sans lui avoir adressé une notification conforme à la loi LEN du 21 juin 2004 et si le prestataire se voit reconnaitre le statut d’hébergeur, le titulaire de la demande se verra débouter de sa demande.

En effet, le prestataire n’ayant pas été informé du contenu illicite, sa responsabilité ne sera pas engagée en application de l’article 6-I-2 de la loi LEN du 21 juin 2004 cité plus en avant.

Désormais, le rôle du titulaire de la marque sera de démontrer que Google Adwords n’a pas un rôle « purement technique, automatique et passif » et qu’il a la connaissance et le contrôle des informations transmises ou stockées.

Le 13 juillet 2010, dans les trois affaires qui sont à l’initiative de la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne, la Cour de cassation a, pour chacune des trois affaires, jugé qu’il n’y avait pas de contrefaçon et que la responsabilité de Google Adwords ne pouvait pas être engagée puisque les demandeurs n’avaient pas démontré l’existence d’un rôle actif (Cass. civ., Google Inc. Et Google France c/Vuitton, 13 juill. 2010, pourvoi n° 06-202.30 ; Cass. civ., Google France c/8 Viaticum et Luteciel, 13 juill. 2010, pourvoi n° 05-14.331 ; Cass. civ., Google France –Tiger Sarl et M. BADOIN c/ M. Thonet et CNRRH, 13 juill. 2010, pourvoi n° 06-15.136).

Plus précisément dans un arrêt rendu le 19 novembre 2010 par la cour d’appel de Paris (2ème Chambre), celle-ci a reconnu le statut d’hébergeur à Google Adwords après examen des différents arguments du syndicat français de la literie (SEL) titulaire de la marque notoire « Belle Literie ».

Conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, la cour d’appel a cherché à déterminer si Google avait un rôle actif dans le fonctionnement du service Adwords. Après avoir constaté que le SEL n’avait pas procédé à une « analyse circonstanciée » du rôle de Google dans l’apparition des liens commerciaux, la cour d’appel a retenu que le contenu publicitaire de l’information hébergée n’excluait pas nécessairement l’application du statut d’hébergeur.

Ensuite, elle a constaté que le SEL n’apportait pas la preuve de l’implication directe de Google dans la rédaction et le ciblage des annonces. Au contraire, elle retient comme d’autres décisions antérieures, que le choix des mots-clés est du seul fait de l’annonceur.

Google peut donc prétendre au régime dérogatoire de l’hébergeur.

Bien que le SEL ait adressé une mise en demeure, celle-ci est écartée par la cour d’appel de Paris car elle a estimé que les termes étaient trop généraux et ne permettaient pas d’informer précisément Google sur le caractère manifestement illicite des annonces.

En conclusion, si le titulaire de la marque agit uniquement sur le fondement de l’article 1382 du code civil en essayant de démontrer l’absence de rôle purement technique, automatique et passif du prestataire de référencement, il prend alors le risque de se voir débouter de sa demande et de ne pas pouvoir rebondir sur le statut d’hébergeur qui serait reconnu à Google puisqu’il n’aurait pas adressé de notification conforme à l’article 6-I-5 de la Len du 21 juin 2004.

Il me semble que la meilleure solution pour le moment est d’adresser une notification conforme à l’article 6-I-5 de la loi LEN du 21 juin 2004.

Deux possibilités :

  • Soit le prestataire de référencement payant ne retire pas le contenu et le titulaire de la marque pourrait alors agir sur le fondement de l’article 1382 du code civil en démontrant toujours l’absence de rôle purement technique, automatique et passif de ce dernier et à titre subsidiaire, démontrer le caractère manifestement illicite du contenu hébergé par ce dernier. De ce fait, si le statut d’hébergeur est reconnu au prestataire, sa responsabilité sera tout de même engagée pour ne pas avoir retiré le contenu illicite promptement.
  • Soit le prestataire de référencement s’exécute et il s’agira alors pour le titulaire de la marque de surveiller qu’aucune nouvelle annonce n’apparaisse grâce à l’utilisation de sa marque en tant que mot-clé. Dans ce cas, après une nouvelle mise en demeure, il pourrait engager la responsabilité du prestataire et ce même s’il a retiré rapidement le contenu. En effet, au regard des dernières jurisprudences ayant reconnu le statut d’hébergeur aux sites de partage de contenu, ces derniers se sont vus condamner pour ne pas avoir empêché la remise en ligne d’une vidéo déjà retirée au préalable (TGI Paris, 10 avr. 2009, RG n° 06/18473).

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